专利申请过程中如何提公众意见?

www.googcc.com.cn | 专利申请 | 2018/4/13 14:15:25 | 张燕 | 9
    发明专利申请过程中有一个程序,我们称之为公众意见,作为专利申请过程中一个很小的点,很多人接触和实际操作的并不多,这个程序有点类似商标申请中的异议,但时间点上又有很大区别。我国并没有对公众意见的撰写、提交等作出明确规定,笔者将结合实务经验就专利申请过程中如何提公众意见作出分析。
  实际上,专利法中并没有明确提出“公众意见”,而是在专利法实施细则第四十八条规定:自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,并说明理由。这一规定实质上限定了公众意见提出的主体为任何人,客体为发明专利,时间为公布之日到授权之日,同时也对公众意见的内容进行了限定。
  真正出现“公众意见”是《专利审查指南》第二部分第8章第4.9节中“对公众意见的处理”进一步规定如下:任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。《专利审查指南》对公众意见的处理进行了说明,相较于专利法实施细则的规定,缩短了时间,在发出授权通知后收到的公众意见不必考虑。另外对审查员处理公众意见的规定也较为宽松,“审查时考虑”和“不必通知提出意见的公众”让很多人对公众意见望而却步。
  以上是现行法规对公众意见作出的相关规定,至于公众意见应该如何撰写、如何提交、何时提交等问题一般应怎么处理呢?
  笔者认为,一份公众意见关键在于检索,能否检索到影响目标专利申请的对比文件,将成为公众意见的决定因素。由于通常审查员只检索专利文献和书籍、期刊杂志文献,如果能提交可信的其他公开文献,甚至是影响目标专利申请创造性的材料,将是锦上添花的。检索可以自己检索,也可通过代理机构检索或直接向专利局检索处申请检索。
  检索到相关对比文件后就要开始撰写公众意见。对于公众意见的格式和内容,国家知识产权局对其并没有特殊的规定。在实践中,我们可以参考专利无效宣告请求书的格式或者专利答复审查意见的意见陈述书,具体写明专利申请号、发明名称等基本信息,然后指出该专利申请违反了专利法或专利法实施细则的哪些条款,并附上详细的意见陈述和证据(例如对比文件等)。
  公众意见写好后要提交,目前国家知识产权局只接收纸件的公众意见,可以面交,也可邮寄。这里和其他专利事务不同之处,是对申请主体即请求人的要求,由于对申请主体的要求仅仅是任何人,因此在提交时不像专利无效等事务一样,需要将申请人、地址等多项信息填全,仅仅需要一个名字就可以。因此公众意见可以很好地隐蔽申请人身份,不用担心目标专利申请人得知是谁提出的。首先公众意见不会通知权利人,其次即使权利人通过非法途径看到公众意见内容,也无法知道公众意见真正的提出人是谁,从而避免了像专利无效暴露竞争对手的情况发生。国外公司或个人提出公众意见也没有要求一定要委托国内代理机构,可以自行直接提出。
  公众意见目前是不需要向国家知识产权局缴纳费用的,但通常为了更好地达到目的,委托一家专业的代理公司是很必要的,也因此会产生一定的费用。一般费用主要包括公众意见撰写费、检索费、监控费。
  为什么会有监控费?在提出一次公众意见之后,仍然需要持续地监控专利申请的状态,以决定是否需要再次提出公众意见,从而避免出现“功亏一篑”的情况。通过中国及多国专利审查信息查询网公众查询端口,可以查询目标专利申请的审查进度。该系统每周更新一次,因此需要定期去网上查询目标专利的最新状态。第一次公众意见提出后,无论审查员在审查意见中是否有引用相关内容,目标专利都可能会做出权利要求修改来答复审查意见。此时就要通过分析审查意见判断审查员的态度和目标专利可能的修改,从而决定是否第二次提出公众意见。公众意见是可以多次提交的,并不是提一次就一定能达到效果,如有必要可多次提交公众意见直到达到目的为止。
  至于提交时机,如果已经找到了足以影响目标专利申请新颖性和创造性的强有力的对比文件,可以及早提出公众意见以使得审查员能尽早意识到对比文件的存在。如果没有找到很好的对比文件,也可以继续监控该专利申请的审查进程。如果监控到申请人对权利要求进行了大幅修改使得修改后的权利要求已经不会对客户产生影响,就可以选择不提交公众意见。根据笔者经验,在第一次审查意见发出之前提交的第一次公众意见,审查员参考的概率更高,效果更好,如果审查员已经发出审查意见,再提交公众意见,对比文件又不是很有说服力的话,那么效果甚微。
  最后,提公众意见前需要详细分析目标专利申请文件,目的在于发现有无说明书中有创造性的实质性内容而未包含在权利要求中的情形。如果没有就可放心地提交,如果有,需要细细斟酌,否则可能变成帮他人修改权利要求书,使其专利权更加稳固,为以后提起专利权无效宣告请求增加了难度。
  有人可能会问,对于公众意见,审查员仅仅是参考,还不会作出回复,提公众意见却需要检索、撰写、监控,目标专利申请还可能针对审查意见修改,为什么还要提公众意见?原因就在于在专利侵权诉讼中,被诉侵权方经常采用的一种救济方式是对涉诉专利提起专利权无效宣告请求,但是专利无效程序涉及国家知识产权局专利局专利复审委员会、北京知识产权法院、北京市高级人民法院的多级程序,需要耗费大量的时间和精力,而且有时还会发生虽然涉诉专利最终是被宣告无效了,但是相应的专利侵权诉讼早已结案而且被判专利侵权。相比之下,在专利申请过程中提公众意见显然更隐蔽、更省钱、更省时间、更省精力。

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